La sentenza Arsenal segna un punto a favore dei titolari di marchio

Se la funzione essenziale di un marchio consiste nel garantire al consumatore l’identità di origine del prodotto o servizio contrassegnato, il marchio deve fornire la certezza che i prodotti o servizi che ne sono contraddistinti sono stati fabbricati sotto il controllo di un’unica impresa. È questa la logica delle norme comunitarie che consentono al titolare di un marchio di opporsi all’uso di un marchio identico per beni o servizi identici, e per la prima volta la Corte di Giustizia Europea dichiara espressamente che tale diritto può essere esercitato anche per evitare la possibilità di confusione post-vendita. È irrilevante, ai fini di tali norme, che il marchio sia percepito come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare.

Il caso Arsenal di fronte alla Corte di Giustizia Europea (C-206/01) riguarda la controversia fra una società calcistica britannica, Arsenal FC, e un commerciante che vendeva prodotti non ufficiali recanti il marchio Arsenal in un chiosco sul quale era affisso un cartello con l’avvertenza, appunto, che gli articoli in vendita non erano ufficiali.

Le seguenti domande erano state poste alla corte :

1. se la direttiva 89/104 sui marchi consente al titolare di un marchio registrato di impedire a un terzo l’uso di tale marchio laddove tale uso non indica origine commerciale

2. se il fatto che l’uso in questione sarebbe percepito come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio può essere considerato come una indicazione di origine commerciale.

Nella sentenza emessa il 12 novembre 2002 la Corte osserva che secondo la Direttiva sui marchi, la funzione essenziale di un marchio consiste nel garantire al consumatore l’identità di origine del prodotto o servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione questo prodotto o servizio da quelli di provenienza diversa. Per poter svolgere questa funzione, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un’unica impresa.

L’uso dei marchi Arsenal da parte del commerciante, secondo la Corte, rendeva credibile l’esistenza di un collegamento materiale nel commercio tra i prodotti posti in vendita e il titolare del marchio, mettendo a repentaglio la garanzia di provenienza.

La presenza sul chiosco del cartello indicante che la merce non era ufficiale non cambia nulla, dal momento che non può essere escluso che alcuni consumatori, vedendo i prodotti dopo la vendita e lontano dal chiosco con il cartello recante l’avvertenza, potessero interpretare il segno come indicante Arsenal FC come impresa di provenienza dei prodotti, ma senza avere la garanzia che tutti i prodotti contrassegnati da quel marchio fossero stati fabbricati sotto il controllo di un’unica impresa. Alla luce di quanto precede, secondo la Corte è irrilevante che il marchio fosse percepito come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare.

La Corte ha dunque risposto alle domande come segue:

1. laddove un terzo faccia uso in commercio di un segno identico a un marchio d’impresa validamente registrato su prodotto identici, e il segno non viene usato per fini descrittivi ai sensi dell’art. 6 (1) della Direttiva sui marchi, il titolare del marchio può opporsi a tale uso conformemente all’art. 5 (1) (a);

2. tale conclusione non può essere rimessa in discussione per il fatto che detto segno, nel contesto di tale uso, venga percepito come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio.